Stray Vyrje

16.02.10

Hva er IPR due diligence?

Advokat Magnus Stray Vyrje

1. Identifisere. Første del av IPR due diligence består i å identifisere og lokalisere selskapets immaterielle eiendeler. Hva består de av og hvor er de? Rent praktisk gjøres dette ved å sammenholde selskapets virksomhet med en IPR-matrise, f.eks. bygget opp rundt begrepene human-, struktur- og kundekapital. Underpunktene kan bli mange og omfattende, beroende på hva slags virksomhet det er snakk om å vurdere. Under strukturkapitalen inngår ikke bare lovbestemte eneretter som design, domener, foretaksnavn, patenter, varemerker og åndsverk, men også mer konkurransebestemte posisjoner, som bedrifts- og forretningshemmeligheter samt knowhow m.v.

2. Eierskap. Neste trinn består i å vurdere eierskap. I hvilken grad er angjeldende rettigheter egentlig eiet av selskapet? Stikkord er her, blant mange, ansattes og oppdragstakeres rettigheter samt lisensproblematikk. Selskapets rettsposisjoner må vurderes enkeltvis. Resultatet legges løpende inn i matrisen. Risikomomenter identifiseres og graderes. Hva ligger det forresten i eierskap? Opphavsrettigheter kan f.eks. ikke videreoverdras, heller ikke videreutvikles. Originæropphavsmannens ideelle interesser setter begrensninger.

3. Styrke. IPR er verdiløs dersom ikke rettsposisjonene har den nødvendige styrke og varighet. I hvilken grad kan rettsposisjonene kommersialiseres uten å komme i konflikt med konkurrentenes rettigheter? I hvilken grad kan konkurrentene legge seg inntil, uten at selskapet kan protestere? Det har ikke betydning at selskapet har IPR dersom ikke posisjonene kan utnyttes offensivt eller defensivt. IPR løper dessuten ut på dato. Hvor lenge er det igjen av vernetiden? Også dette må legges inn i matrisen.

4. Inngrep. Selskapet kan pådra seg store erstatningskrav dersom dets virksomhet gjør inngrep i andres rettigheter. På samme måte kan selskapet bli holdt medansvarlig for ansattes brudd på konkurranseforbud. IPR due diligence består derfor også av risikovurdering og skadebegrensning. Foreligger det risiko for at selskapet gjør inngrep i 3. manns rettigheter? Hvordan kan risikoen reduseres? Eller motsatt: Kan selskapet gjøre erstatnings- eller forbudskrav gjeldende mot andre?

5. Kostnader. IPR koster penger. Dels i forbindelse med vedlikehold, men også i forbindelse med utvikling. Typiske vedlikeholdskostnader er utgifter til fornyet registrering. Typiske utviklingskostnader påløper i forbindelse med videreutvikling for opprettholdelse av markedsposisjon m.v. Kostnadene må estimeres, slik at de kan bli vurdert opp mot virksomhetens fremtidige kostnadsbudsjett m.v.

6. Aktivering. IPR due diligence bør avsluttes med en vurdering av selskapets behandling av IPR i egne regnskaper. Er omsetning fra rettsposisjonene mva-pliktig? Kan rettsposisjonene aktiveres? I så fall; er rettighetene satt i hensiktsmessig avskrivningssystem? Det sentrale spørsmål er naturligvis: I hvilken grad er selskapets regnskap egnet til å kaste lys over dets fremtidige inntjening?